未續(xù)展的商標(biāo)獲得保護(hù)的要件
——評析“太行TAIHANG及圖”商標(biāo)無效行政案
本案要旨
注冊商標(biāo)到期未續(xù)展（濟(jì)寧商標(biāo)），但仍處于連續(xù)使用狀態(tài)，只要其屬于在先使用并有一定影響的商標(biāo)，仍然可以按照“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”獲得保護(hù)。
案情
第186411號“太行及圖”商標(biāo)（下稱涉案商標(biāo)）由山西省晉東南地區(qū)太行印刷機(jī)器廠（下稱太行印刷廠）于1981年6月1日提出申請注冊，指定使用商品為第7類印刷機(jī)。1983年7月5日獲準(zhǔn)注冊，經(jīng)續(xù)展專用期限至2003年7月4日止。涉案商標(biāo)專用期滿后，商標(biāo)權(quán)人未再進(jìn)行續(xù)展，涉案商標(biāo)現(xiàn)已因期滿未續(xù)展被注銷。
太行印刷廠于1996年整體改制為晉城市太行印刷機(jī)械有限責(zé)任公司（下稱太行印刷機(jī)械公司），2004年該公司進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。而后天脊集團(tuán)晉城化工股份有限公司（后于2006年11月1日更名為山西天澤煤化工股份有限公司）對太行印刷機(jī)械公司進(jìn)行了收購重組，成立了晉城市天澤太行機(jī)械制造有限公司（下稱天澤太行公司）。
第4385749號“太行TAIHANG及圖”商標(biāo)（下稱訴爭商標(biāo)）由李躍進(jìn)于2004年11月29日提出注冊申請，指定使用商品為第7類印刷機(jī)器等。2011年訴爭商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊，專用期限至2017年6月6日止。
2013年8月1日，天澤太行公司對訴爭商標(biāo)提出撤銷注冊申請。其主要理由為：自1983年其涉案商標(biāo)“太行及圖”獲準(zhǔn)注冊以來，從未間斷使用“太行牌”商標(biāo)。李躍進(jìn)曾在太行印刷機(jī)械公司工作長達(dá)10年之久，在該公司清算期間，李躍進(jìn)惡意搶注訴爭商標(biāo)“太行TAIHANG及圖”，嚴(yán)重?fù)p害了天澤太行公司的合法權(quán)益。根據(jù)2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議《關(guān)于修改〈中華人民共和國商標(biāo)法〉的決定》第二次修正的商標(biāo)法（下稱第二次修正的商標(biāo)法）第三十一條、第四十二條第二款的規(guī)定，天澤太行公司請求撤銷訴爭商標(biāo)的注冊。
國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（下稱商標(biāo)評審委員會）經(jīng)審理認(rèn)為，天澤太行公司稱其與太行印刷機(jī)器廠、太行印刷機(jī)械公司一直對“太行牌”商標(biāo)持續(xù)使用，但其提交的榮譽(yù)證書主要形成于1999年以前。天澤太行公司提交的購銷合同無其他相關(guān)證據(jù)佐證，不能證明實際履行。且根據(jù)我國公司法的相關(guān)規(guī)定，公司在清算期間不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動，雖然清算組可以進(jìn)行必要的民事活動，但該民事活動主要針對清算有關(guān)的民事活動及相關(guān)的民事訴訟活動。天澤太行公司向商標(biāo)評審委員會提交的部分購銷合同部分形成于清算期間，對該部分證據(jù)的真實性，商標(biāo)評審委員會不予認(rèn)可。此外，天澤太行公司還向商標(biāo)評審委員會提交了部分宣傳資料及協(xié)會證明，該部分證據(jù)或晚于爭議商標(biāo)注冊申請日，或未顯示形成日期。有關(guān)購買“太行牌”印刷機(jī)的客戶證明因證言提供主體與天澤太行公司存在密切關(guān)系，其證明力不足。綜上，天澤太行公司撤銷理由不成立。商標(biāo)評審委員會裁定：訴爭商標(biāo)的注冊予以維持。
天澤太行公司不服商標(biāo)評審委員會裁定，提起行政訴訟。
判決
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，在先注冊商標(biāo)的使用可以視為在其專用權(quán)到期后在先未注冊商標(biāo)的使用。商標(biāo)使用是一個事實行為，在判斷商標(biāo)是否實際使用時，應(yīng)以該商標(biāo)在市場上的實際使用狀況為依據(jù)進(jìn)行判斷。破產(chǎn)清算期間使用商標(biāo)的經(jīng)營行為是商標(biāo)的使用行為。因此，原告天澤太行公司一直在持續(xù)使用“太行牌”商標(biāo)。關(guān)于有一定影響的問題，原告天澤太行公司提交了在先未注冊商標(biāo)于1999年以前的部分榮譽(yù)證書，證明在先未注冊商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請注冊日前獲得了一定的榮譽(yù)，在同行業(yè)內(nèi)具有一定聲譽(yù)；還提交了部分宣傳資料及協(xié)會證明，以及廣告費(fèi)發(fā)票及參加行業(yè)展會展位費(fèi)發(fā)票或付款憑證，證明了原告對在先未注冊商標(biāo)進(jìn)行過持續(xù)的宣傳及推廣的事實。因此，原告天澤太行公司提交的證據(jù)在該案中能夠證明其“太行牌”商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請注冊日前一直持續(xù)使用并有一定影響，具有一定知名度。關(guān)于主觀惡意的判斷，一般情況下，商標(biāo)申請人明知他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)而申請注冊，即可推定其具有利用他人商標(biāo)商譽(yù)獲利的意圖。該案中，李躍進(jìn)明知在先存在“太行牌”商標(biāo)，且之前存在使用“太行”字號的不正當(dāng)競爭行為，因此，李躍進(jìn)申請注冊訴爭商標(biāo)具有搶注他人商標(biāo)的主觀惡意。
經(jīng)審理，一審法院判決撤銷商標(biāo)評審委員會被訴決定。商標(biāo)評審委員會和李躍進(jìn)不服一審判決提起上訴，二審法院終審判決維持了原判。
