——評析原告陜西茂志娛樂有限公司訴被告美國夢工場動畫影片公司等侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)糾紛案（濟寧雨辰知識產(chǎn)權(quán)有限公司轉(zhuǎn)）
本案要旨
被告對涉案標(biāo)識的使用是否是商標(biāo)性使用是商標(biāo)侵權(quán)案件中判定侵權(quán)的前提，敘述性使用是非商標(biāo)性使用的一種典型表現(xiàn)形式，被告關(guān)于敘述性使用的抗辯一旦成立，原告的訴訟主張便無法得到人民法院的支持。（濟寧商標(biāo)）
案情
2010年6月28日，陜西茂志娛樂有限公司（下稱茂志公司）取得第6353409號“功夫熊貓及圖”文字圖形組合注冊商標(biāo)專用權(quán)，核定使用服務(wù)為第41類教育、圖書館服務(wù)、馴獸、組織教育或娛樂競賽、圖書出版、電影制作、經(jīng)營彩票，注冊有效期限自2010年6月28日至2020年6月27日止。該商標(biāo)的申請日期為2007年11月1日。動畫電影《KUNG FU PANDA》（中文名稱為《功夫熊貓》）和《KUNG FU PANDA 2》（中文名稱為《功夫熊貓2》）均由美國夢工場動畫影片公司（下稱夢工場公司）制作、美國派拉蒙影業(yè)公司發(fā)行，先后于2008年6月和2011年5月在中國首映。茂志公司認(rèn)為上述二被告的行為屬于在相類似的服務(wù)上使用與茂志公司涉案注冊商標(biāo)相近似的標(biāo)識，由于涉案被訴侵權(quán)的電影知名度高，在茂志公司以后使用其涉案注冊商標(biāo)的過程中，會使相關(guān)公眾產(chǎn)生反向混淆，構(gòu)成對其涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。夢工場公司則認(rèn)為其將“功夫熊貓”作為電影名稱使用，并非商標(biāo)性使用，而是對其合法權(quán)利的合理使用。(商標(biāo)注冊）
判決
北京市第二中級人民法院認(rèn)為，茂志公司依法在第41類電影制作等服務(wù)類別上享有涉案“功夫熊貓及圖”文字圖形組合商標(biāo)的注冊商標(biāo)專用權(quán)。涉案被訴電影《功夫熊貓2》由夢工場公司制作，派拉蒙影業(yè)公司發(fā)行。未經(jīng)許可，在與注冊商標(biāo)核定使用商品或服務(wù)相同或者相類似的商品或服務(wù)上，使用與該注冊商標(biāo)相同或相近似的商標(biāo)的，屬于侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。因此，被告被訴行為是否屬于商標(biāo)性使用是判斷是否構(gòu)成對注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯的前提條件。商標(biāo)是區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標(biāo)識，凡具有區(qū)分商品或者服務(wù)來源功能的商業(yè)標(biāo)記或者符號都屬于商標(biāo)。該案中，涉案被訴電影在中國公映時均使用“功夫熊貓”作為電影名稱，并自2005年起就在新聞報道、海報等宣傳材料中以“功夫熊貓”作為電影名稱對上述電影進(jìn)行了持續(xù)宣傳。“功夫熊貓”作為該部電影作品的組成部分，系用以概括說明電影內(nèi)容的表達(dá)主題，本身具有敘述性，而并非用以區(qū)分電影的來源。因此，在涉案被訴電影及宣傳材料中使用“功夫熊貓”作為電影名稱并非商標(biāo)性使用。據(jù)此，法院一審判決駁回茂志公司的全部訴訟請求。茂志公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，北京市高級人民法院二審駁回了茂志公司的上訴，維持了一審判決。
評析
該案要點是如何判定被告的涉案行為是否構(gòu)成商標(biāo)使用。商標(biāo)的使用指的是商標(biāo)意義上的使用行為，就是使用商標(biāo)表明商品或者服務(wù)的來源，使相關(guān)公眾區(qū)分不同市場主體提供的同類商品或者服務(wù)的行為。使用與商標(biāo)圖樣相同的標(biāo)記，但并非用來區(qū)分同類商品或者服務(wù)的不同提供者的，不屬于商標(biāo)的使用。一般而言，標(biāo)識的敘述性使用、標(biāo)識的指示性使用、標(biāo)識的非商業(yè)性使用不屬于商標(biāo)的使用。
美國《蘭哈姆法》第33條規(guī)定了標(biāo)識的敘述性使用：“將并非作為商標(biāo)，而是對有關(guān)當(dāng)事人自己的商業(yè)上的個人名稱的使用，或?qū)εc該當(dāng)事人的產(chǎn)地有合法利益關(guān)系的任何人的個人名稱的使用，或?qū)υ摦?dāng)事人的商品或服務(wù)，或其地理產(chǎn)地有敘述性的名詞或圖形的使用，……這種使用必須是只用于敘述該當(dāng)事人的商品或服務(wù)的正當(dāng)?shù)�、誠實地使用”�！杜c貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》第十七條規(guī)定：“成員可規(guī)定商標(biāo)權(quán)的有限例外，諸如對說明性詞匯合理使用之類�！蔽覈渡虡�(biāo)法實施條例》第四十九條也概括地規(guī)定了標(biāo)識的敘述性使用。
敘述性使用的對象大多是固有顯著性較弱的商標(biāo)，即這些商標(biāo)的標(biāo)識大多是商標(biāo)的通用名稱、圖形、型號、或者直接表示商品的質(zhì)量、原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的描述性名詞、地理名詞、姓氏、顏色本身以及指示商品等級、樣式、內(nèi)容的文字、記號、數(shù)字、字母等。這些詞匯在成為商標(biāo)前就已經(jīng)有固有含義且廣泛使用，是屬于公共領(lǐng)域的詞匯，這些詞匯因被長期使用，獲得一定的顯著性后就具有了“第二含義”，這才是受我國現(xiàn)行商標(biāo)法保護的商標(biāo)。如果他人只是在這些詞匯的“第一含義”上作敘述性使用，即使其詞形外觀與注冊商標(biāo)的商標(biāo)標(biāo)識完全一樣，我國現(xiàn)行商標(biāo)法也并不予以禁止。
構(gòu)成敘述性使用的標(biāo)識，主要有以下幾種情形：1.商品描述中的使用；2.地名標(biāo)識中的使用；3.名稱、姓名的正當(dāng)使用。該案中，夢工場公司將“功夫熊貓”作為電影名稱使用屬于第一種情形�！肮Ψ蛐茇垺笔且粋€偏正結(jié)構(gòu)的組合詞匯，無論“功夫”還是“熊貓”，都是具有“第一含義”的非臆造詞。夢工場公司在使用“功夫熊貓”描述其電影作品時，主觀上在于敘述電影主角是一只會中國功夫的熊貓，概括說明電影的主題內(nèi)容，沒有把與原告商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識當(dāng)作為商標(biāo)使用的意圖；客觀上該電影名稱不足以區(qū)別商品來源，普通消費者一般也不會基于該名稱就混淆服務(wù)來源。因為涉案注冊商標(biāo)“功夫熊貓”固有顯著性不強，除了具有指示商品和服務(wù)來源的作用外，其本身還有原始含義，所以原告不能阻止被告在商業(yè)活動中將這些詞匯作為商品描述性詞匯，對自己電影的主題內(nèi)容進(jìn)行敘述和說明。
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