案號：（2012）鄂武漢中知初字第00381號，
（2012）鄂民三終字第188號
【裁判要旨】
商標申請人申請商標注冊行為屬于“申請在先”還是“惡意搶注”， 應結(jié)合具體案情綜合考量以下因素：系爭商標與他人商業(yè)標識是否構(gòu)成相同或近似、系爭商標核定的商品或服務與他人商業(yè)標識所使用的商品或服務是否屬于相同或類似、系爭商標申請人主觀上是否惡意，他人商業(yè)標識在客觀上是否滿足在先使用并有一定影響。（濟寧商標）
【案情介紹】
2011年7月，原告李春紅經(jīng)注冊取得第8047779號“揚子江”商標權，該商標核定服務范圍為第43類，包括旅館、咖啡館、飯店、餐館、快餐館、酒吧等。被告湖北揚子江飯店有限公司（以下簡稱揚子江飯店）成立于2003年11月11日，自公司成立之日起，先后設立高橋花園酒店、歸元寺店、漢正街店、天美樂廣埠屯店等分店。被告揚子江飯店及其分公司在商業(yè)經(jīng)營過程中，在酒店用品、宣傳資料上長期持續(xù)使用“楊子江”、“揚子江飯店”文字作為商業(yè)標識，對其提供的服務進行宣傳推介并獲得多項榮譽，“揚子江飯店”在武漢地區(qū)餐飲服務市場獲得較高知名度。原告認為，被告揚子江飯店未經(jīng)許可，擅自使用其第8047779號“揚子江”商標，嚴重侵犯其商標權，訴至法院請求判令被告：立即停止侵權、消除影響等。被告揚子江飯店辯稱，“揚子江”系其商號，且該商號經(jīng)過持續(xù)使用獲得較高知名度，原告在應知的情況下，仍搶注該商標主觀上具有惡意，此種僅具備形式合法但欠缺實質(zhì)正義的搶注行為不應得到法律保護。（商標注冊）
湖北省武漢市中級人民法院經(jīng)審理認為，一方不得以犧牲別人的利益為代價獲得不當利益，原告申請商標注冊行為本質(zhì)上屬于惡意搶注，被告揚子江飯店的合法使用行為并不構(gòu)成侵權，理由如下：第一、從被告揚子江飯店提供服務時使用的“楊子江”“揚子江飯店”商業(yè)標識的歷史沿革看，對“揚子江”商業(yè)標識使用具有歷史延續(xù)性，被告揚子江公司分別于2004、2005、2006、2007、2008、2010年設立分店，并將“楊子江”“揚子江飯店”標識使用在商業(yè)經(jīng)營中。第二、被告揚子江飯店在相關市場已經(jīng)取得較高市場份額，獲得了多項榮譽，“揚子江”字號在涉案地區(qū)已經(jīng)取得了較高知名度。第三、原告第8047779號“揚子江”商標核準時間是2011年7月，遠遠晚于被告揚子江飯店字號使用時間，且原告并無實際使用或意圖使用涉案商標的證據(jù)，其在應知揚子江具有較高知名度的情況下，仍然申請注冊本質(zhì)上屬于惡意搶注。
【法官評析】
本案爭議焦點在于“揚子江”注冊商標本質(zhì)上屬于“申請在先”還是“惡意搶注”。
商標注冊遵循“申請在先”原則，被告揚子江飯店成立于2003年，成立之初即將其商號使用在其提供的服務上，但被告揚子江公司并未將其商號申請注冊商標。2011年7月，原告經(jīng)核準取得“揚子江”注冊商標權，僅從“揚子江”商標申請注冊時間上看，原告顯然屬于“申請在先”。但按照實質(zhì)正義觀點，凡謂之權利者，必然基于合法行為而產(chǎn)生，以不正當手段獲得的利益僅僅是一種事實，不能上升為法律上的權利。因此，商標雖經(jīng)行政程序核準，如若在先注冊行為系通過不正當手段惡意搶注，則注冊人仍欠缺使用該商標的合法依據(jù)。實務中，是否構(gòu)成惡意搶注，衡量因素主要有二：其一、系爭商業(yè)標識在商標申請日之前是否已經(jīng)使用并有一定影響，其二、系爭商標申請人是否具有惡意。
一、商標申請日前是否已經(jīng)使用并有一定影響
“已經(jīng)使用”系指在商標人申請注冊之前，系爭商業(yè)標識已經(jīng)使用于商業(yè)經(jīng)營中，注冊人只有先于在先使用人將系爭商業(yè)標識申請注冊，才具備“惡意搶注”的前提要件。“有一定影響”是對系爭商業(yè)標識知名度的要求，如若不加限制，禁止任何形式的商標搶注，則有違商標在先申請原則，不利于激勵商標使用人申請注冊商標。當然，“有一定影響”并不能苛求系爭商業(yè)標識在全國范圍內(nèi)廣為知曉，在一定時間一定區(qū)域內(nèi)較好的商業(yè)經(jīng)營即可認定具有一定影響。本案中，被告揚子江飯店在其經(jīng)營過程中使用“楊子江”“揚子江飯店”的時間遠遠早于原告申請注冊“揚子江”商標時間，根據(jù)審理查明的事實看，被告揚子江飯店在《長江日報》《長江商報》《市場時報》《中國電信黃頁》等媒介上進行了持續(xù)性宣傳，并獲得多項榮譽，例如：2007年被中國飯店協(xié)會批準為“中國飯店協(xié)會經(jīng)濟型飯店專業(yè)委員會企業(yè)委員”“第六界全國城市運動會接待飯店”“揚子江飯店二星級飯店”等。因此，被告揚子江飯店字號“揚子江”在武漢地區(qū)相關公眾中已經(jīng)建立起較高知名度，達到了“一定影響”程度。
二、商標申請人是否具有惡意
“惡意”系商標注冊人構(gòu)成“惡意搶注”的主觀要件，惡意系行為人內(nèi)心狀態(tài)，外人難以知悉，然而，惡意卻可通過客觀、外在的事實或行為來判斷。本案中，原告申請注冊第8047779號“揚子江”商標主觀上具有惡意，理由如下：第一、商標知名度不僅關涉商標權利范圍的大小，還是認定主觀狀況的重要考量因素，在判斷商標申請人主觀上是否具有惡意時，通�？筛鶕�(jù)在先使用商業(yè)標識知名度進行推定，若在先商業(yè)標識具有較高知名度，則可推定在后申請人主觀惡意的可能性較大。本案中，被告揚子江飯店自成立以來，持續(xù)使用“揚子江”字號進行經(jīng)營并廣為宣傳，“揚子江”字號在武漢地區(qū)具有較高知名度。因此，從知名度角度分析，原告有搶注被告揚子江飯店的字號“揚子江”的主觀動機。第二、從商標申請人與在先使用人所處地域來看，餐飲服務業(yè)具有消費對象廣泛、消費者口口相傳的特點，地理位置毗鄰更增加了相互知悉的途徑及機會。本案中，原告住所地、被告揚子江飯店經(jīng)營地均在同一地區(qū)，加之被告揚子江飯店的字號在武漢地區(qū)具有較高知名度，原告具備惡意搶注諸多便利。第三、從商標注冊人的后續(xù)行為來看，商標最本質(zhì)的功能是區(qū)分商品或服務的來源，也即只有將商標投入到商業(yè)經(jīng)營活動中，商標才能發(fā)揮其識別功能，雖然，我國商標法并不強求申請人提供實際使用或意圖使用的證據(jù)，但是否實際使用或意圖使用卻是判斷申請人主觀是否具有惡意的重要參考因素。本案中，原告并沒有餐飲行業(yè)的經(jīng)營資質(zhì)，庭審中，原告也明確表示其并沒有將“揚子江”商標投入到商業(yè)經(jīng)營中，同時亦沒有意圖使用“揚子江”商標的打算。
結(jié)合以上事實，可以推定原告在應知被告揚子江飯店字號具有較高知名度的前提下卻搶先注冊，主觀上意圖利用被告揚子江飯店業(yè)已建立起來的商譽以謀取不正當利益，構(gòu)成惡意搶注。（濟寧雨辰知識產(chǎn)權代理有限公司轉(zhuǎn)）
（作者單位：湖北省武漢市中級人民法院）
