——評原告灘萬公司訴商評委、第三人廣州市八佰膳公司商標(biāo)爭議行政糾紛案（濟(jì)寧雨辰知識產(chǎn)權(quán)有限公司轉(zhuǎn)）
【裁判要旨】
在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件中適用我國商標(biāo)法第31條后半段時(shí)，不僅應(yīng)當(dāng)考慮訴爭商標(biāo)與他人未注冊商標(biāo)標(biāo)識的近似程度與商品或服務(wù)的類似程度，還應(yīng)注重考察被搶注商標(biāo)是否已經(jīng)在先使用并具有一定影響，以及訴爭商標(biāo)申請人是否具有惡意。（濟(jì)寧商標(biāo)）
【案情介紹】
第3625056號“灘萬 NADAMAN”商標(biāo)（下稱爭議商標(biāo)）由廣州市八佰膳日式餐飲有限公司（下稱八佰膳公司）于2003年7月9日向國家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱商標(biāo)局）提出注冊申請，于2005年10月14日被核準(zhǔn)使用在第43類餐廳、飯店等服務(wù)上。（商標(biāo)注冊）
2010年10月13日，灘萬有限公司（NADAMAN CO.LTD.）（下稱灘萬公司）向國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（下稱商標(biāo)評審委員會）提出撤銷爭議商標(biāo)的申請，主要理由為：灘萬公司始自1830年，主要經(jīng)營日式料理餐飲服務(wù)，歷史上曾多次接待各國政商要人，享有極高聲譽(yù)和知名度，也是“なだ萬”“灘萬”“NADAMAN”商標(biāo)的真正所有人。上述商標(biāo)于1997年起即已開始在中國北京使用，并經(jīng)廣泛使用已成為馳名商標(biāo)。爭議商標(biāo)完全抄襲了灘萬公司的馳名商標(biāo)，也構(gòu)成對灘萬公司在先使用商標(biāo)的搶注，并侵害了灘萬公司享有的在先商號權(quán)。因此，灘萬公司請求依據(jù)我國商標(biāo)法第13條第1款、第31條、第41條第2款，撤銷爭議商標(biāo)的注冊。
商標(biāo)評審委員會經(jīng)審理后作出爭議裁定認(rèn)為：灘萬公司提交的證據(jù)不足以證明在爭議商標(biāo)申請日之前，灘萬公司商標(biāo)在餐廳等服務(wù)上已達(dá)到馳名程度。因此，爭議商標(biāo)未構(gòu)成我國商標(biāo)法第13條和第31條所指情形，依法應(yīng)予維持。
灘萬公司不服商標(biāo)評審委員會爭議裁定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。北京市第一中級人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為，爭議商標(biāo)的注冊并未違反我國商標(biāo)法第13條第1款的規(guī)定，但構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)的情形，違反了我國商標(biāo)法第31條后半段的規(guī)定，故判決撤銷商標(biāo)評審委員會爭議裁定并責(zé)令重作。
一審判決作出后，各方當(dāng)事人均未提起上訴。
【法官評析】
由于灘萬公司在本案中所提交的使用證據(jù)明顯不足以支持其有關(guān)未注冊馳名商標(biāo)的主張，且明確放棄依據(jù)我國商標(biāo)法第31條前半段主張?jiān)谙壬烫枡?quán)，故本案的焦點(diǎn)就集中在對爭議商標(biāo)是否構(gòu)成第31條后半段所指“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”情形的審理上。
一、我國商標(biāo)法第31條后半段情形成立的法律要件
我國商標(biāo)法第31條后半段體現(xiàn)了立法對他人在先使用未注冊商標(biāo)的保護(hù)，目前實(shí)踐中對于成立本條規(guī)定情形的法律要件也已基本達(dá)成共識，即：一、訴爭商標(biāo)與他人未注冊商標(biāo)相同或近似；二、訴爭商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)與他人未注冊商標(biāo)所使用的商品或服務(wù)相同或類似；三、他人未注冊商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請日之前已經(jīng)使用并具有一定影響；四、訴爭商標(biāo)申請人具有惡意。
本案中，爭議商標(biāo)由英文“NADAMAN”、日文和繁體中文“灘萬”組合而成，核定使用在餐館、飯店等服務(wù)上。而灘萬公司在爭議商標(biāo)申請日之前，已經(jīng)在食品、飲料、飯館等商品和服務(wù)上對“NADAMAN”“なだ萬”“灘萬”進(jìn)行了使用，并在日本取得了針對“NADAMAN”“なだ萬”的商標(biāo)權(quán)。因此，爭議商標(biāo)與灘萬公司實(shí)際使用的商業(yè)標(biāo)識基本相同或極為近似，且均使用在飯店、餐館等相同或類似服務(wù)上，已滿足上述法律要件一和二，故爭議焦點(diǎn)主要集中在對“在先使用并有一定影響”和“惡意”的認(rèn)定上。
二、“在先使用并有一定影響”的成立標(biāo)準(zhǔn)
是否已經(jīng)“在先使用”并不難于判斷，在相關(guān)使用證據(jù)的佐證下即可得出清晰結(jié)論。關(guān)鍵和難點(diǎn)仍在于對“一定影響”成立標(biāo)準(zhǔn)的把握，對此應(yīng)從條款本身的立法原意出發(fā)，并結(jié)合個(gè)案情況進(jìn)行綜合考慮。
就立法原意而言，之所以要在2001年修訂我國商標(biāo)法時(shí)增加第31條，是為了對實(shí)踐中大量出現(xiàn)的違反誠實(shí)信用、損害他人在先權(quán)益的行為進(jìn)行限制，以此傳達(dá)出鼓勵(lì)正當(dāng)競爭、遏制惡意搶注及“傍名牌”等不正當(dāng)競爭行為的立法價(jià)值導(dǎo)向。因此，本條款重在調(diào)整那些知曉他人未注冊商標(biāo)而有意進(jìn)行搶注、侵奪他人商業(yè)成果的有違誠實(shí)信用原則的不正當(dāng)行為。
具體探究本案情形，商標(biāo)評審委員會之所以未支持灘萬公司的主張，根本原因還是在于灘萬公司并未提交其使用上述商業(yè)標(biāo)識的充分證據(jù)。客觀而言，如若僅僅孤立地考慮未注冊商標(biāo)應(yīng)具有“一定影響”并對其把持較高標(biāo)準(zhǔn)，則商標(biāo)評審委員會的認(rèn)定不無道理，因?yàn)闉┤f公司所提交的使用證據(jù)的確較為薄弱。但是，合議庭在本案中并未僵化、孤立地理解該構(gòu)成要件，而是從立法原意出發(fā)，尤其是結(jié)合考慮了八佰膳公司申請注冊爭議商標(biāo)的惡意程度，靈活地對“一定影響”作出了符合實(shí)際的認(rèn)定。
無疑，一審判決對此種服務(wù)商標(biāo)的使用掌握了相對寬松的標(biāo)準(zhǔn)，并未要求其達(dá)到較高的知名度，只要該影響能使八佰膳公司知曉灘萬公司的商標(biāo)即可。但仍需注意的是，盡管“一定影響”并不要求過高的成立標(biāo)準(zhǔn)，且可結(jié)合惡意程度進(jìn)行綜合考慮，但也不意味著未注冊商標(biāo)權(quán)利人無需提交其在中國境內(nèi)的任何使用證據(jù)。在法律已明確對“一定影響”作出要求的情況下，任何搶注他人在中國境內(nèi)尚無影響的未注冊商標(biāo)的行為，至多使搶注人背負(fù)道德上的可責(zé)性，而無法使其負(fù)擔(dān)法律上的不利后果，商標(biāo)法也無意就此為相關(guān)權(quán)利人預(yù)留不必要的法律空間。
三、“惡意”的認(rèn)定
本條對“不正當(dāng)手段”的要求實(shí)質(zhì)上即反映了搶注人的“惡意”情況，是通過客觀、外化的表現(xiàn)形式對主觀、內(nèi)在的注冊意圖進(jìn)行推定和認(rèn)定。顯然，商標(biāo)申請人主觀上是否具有惡意并不為人所知，但這并不妨礙通過在先商標(biāo)知名度、顯著性和獨(dú)創(chuàng)性、行業(yè)競爭關(guān)系、地理位置毗鄰程度等客觀因素，對申請人是否具有惡意進(jìn)行認(rèn)定。
本案中，合議庭在綜合考慮了如下因素后，最終認(rèn)定八佰膳公司申請注冊爭議商標(biāo)存在明顯惡意：（1）“NADAMAN”“なだ萬”“灘萬”均為在爭議商標(biāo)申請日之前，灘萬公司在日本獲準(zhǔn)注冊的商標(biāo)或其商號中包含的字樣；（2）從灘萬公司商標(biāo)在香港的宣傳使用情況看，在爭議商標(biāo)申請日之前，包括《亞洲華爾街日報(bào)》《星島日報(bào)》《明報(bào)》等在內(nèi)的大量香港平面媒體，已分別多次刊載了灘萬餐館的廣告及相關(guān)介紹，其中所顯示標(biāo)識亦為“ NADAMAN”或“灘萬”，足以證明灘萬公司商標(biāo)經(jīng)使用已經(jīng)在香港具有一定知名度；（3）八佰膳公司位于廣東省廣州市，毗鄰香港，兩地間在經(jīng)貿(mào)、文化等領(lǐng)域往來頻繁且互為影響，八佰膳公司有條件也有能力接觸到灘萬公司的上述商標(biāo)。而且，二者均經(jīng)營日式料理，屬于同行業(yè)競爭者，八佰膳公司理應(yīng)對日式料理行業(yè)具有更高的認(rèn)知程度，也應(yīng)當(dāng)知曉在本行業(yè)享有聲譽(yù)的灘萬公司及其所提供的服務(wù)；（4）爭議商標(biāo)系由英文字母、日文和繁體中文組合而成，其英文和繁體中文部分均非固定詞匯搭配，且其中的日文為現(xiàn)已不再使用的古日語變體假名。爭議商標(biāo)的上述各組成部分分別與灘萬公司所使用的商標(biāo)基本相同或極為近似，而在不同的語言環(huán)境和文化氛圍下，出現(xiàn)吻合度如此之高的商標(biāo)設(shè)計(jì)，顯然概率極低，八佰膳公司亦未給出爭議商標(biāo)設(shè)計(jì)創(chuàng)意來源的合理解釋。因此，可以合理地認(rèn)定八佰膳公司申請注冊爭議商標(biāo)具有明顯惡意。而也正是因?yàn)榇嬖谌绱嗣黠@的惡意情況，使得上述“一定影響”的成立標(biāo)準(zhǔn)可以相應(yīng)地降低，以實(shí)現(xiàn)并傳達(dá)遏制不正當(dāng)搶注的司法導(dǎo)向。
四、結(jié)語
本案雖然爭議焦點(diǎn)較為集中，但在審理過程中仍然綜合考慮了立法原意、司法政策、司法導(dǎo)向、社會效果等諸多因素，最終裁判結(jié)果也是多方利益與價(jià)值博弈的直接體現(xiàn)。一審判決作出后，各方當(dāng)事人均未提起上訴，灘萬公司代理人甚至來電表達(dá)了原告對我國知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)工作的感謝與肯定，這也從一個(gè)側(cè)面反映了本案法律效果與社會效果的有機(jī)統(tǒng)一。可以說，無論是裁判結(jié)果本身，還是達(dá)致該結(jié)果的過程，本案對相關(guān)司法實(shí)踐應(yīng)該都會具有一定的借鑒意義。（許 波 作者單位：北京市第一中級人民法院）
