——M公司訴S公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案
【裁判要旨】
在先使用并具有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)與在后注冊(cè)的商標(biāo)可能形成標(biāo)識(shí)近似時(shí)，判斷兩個(gè)商標(biāo)能否善意共存時(shí)，法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)誠(chéng)實(shí)信用原則，注意考察兩個(gè)近似標(biāo)識(shí)的顯著性、知名度等因素。如兩個(gè)商標(biāo)能夠相互區(qū)分，法院可以判定在先未注冊(cè)商標(biāo)不構(gòu)成侵權(quán)。（濟(jì)寧商標(biāo)）
【案情介紹】
2001年6月，案外人J公司開始在生產(chǎn)、銷售的發(fā)電機(jī)產(chǎn)品上實(shí)際使用被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)“JINLING”。“JINLING”系J公司名稱中“金陵”字號(hào)的漢語(yǔ)拼音表現(xiàn)形式。2007年6月，S公司作為J公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，在其生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)組上延續(xù)使用了“JINLING及圖”標(biāo)識(shí)、包裝等。（商標(biāo)注冊(cè)）
2002年至2007年上半年期間，烏魯木齊某公司、鄭州某公司經(jīng)銷J公司生產(chǎn)的“JINLING”牌發(fā)電機(jī)組共計(jì)2000余臺(tái)。2003年2月，浙江某公司向J公司購(gòu)買以“JINLING”為商品名稱的發(fā)電機(jī)等商品，金額共計(jì)83萬(wàn)余元，并在阿聯(lián)酋以及周邊國(guó)家和地區(qū)銷售上述商品。2004年9月至2007年5月期間J公司共出口各種型號(hào)的“JINLING”發(fā)電機(jī)組4653臺(tái)。2007年7月至2008年6月，S公司出口至尼日利亞的各種型號(hào)“JINLING”發(fā)電機(jī)組共計(jì)1.5411萬(wàn)臺(tái)。2010年6月，中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)小汽油機(jī)分會(huì)出具證明，S公司生產(chǎn)的JINLING汽油發(fā)電機(jī)組質(zhì)量精良，產(chǎn)銷量在同行業(yè)中位居前列，在國(guó)內(nèi)小汽油發(fā)電機(jī)組行業(yè)具有較高的知名度。
2008年9月，M公司受讓取得“金靈JINLING”商標(biāo)。該商標(biāo)注冊(cè)于2006年3月，核定使用范圍包括電機(jī)（非陸地車輛用）、電流發(fā)電機(jī)、交流發(fā)電機(jī)等商品。M公司認(rèn)為，“JINLING”是該公司注冊(cè)商標(biāo)的重要組成部分，是該商標(biāo)的主要識(shí)別部分；S公司長(zhǎng)期生產(chǎn)大量印有“JINLING”商標(biāo)的發(fā)電機(jī)和發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品并出口到與M公司相同的海外市場(chǎng)，侵犯了M公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，
造成了M公司巨大的經(jīng)濟(jì)損失，故起訴要求S公司立即停止商標(biāo)侵權(quán)行為、消除影響、賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用。S公司抗辯稱其在先使用“JINLING”標(biāo)識(shí)，請(qǐng)求法院駁回M公司的訴訟請(qǐng)求。
一審法院認(rèn)為，S公司在發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品上使用“JINLING”標(biāo)識(shí)，經(jīng)過(guò)持續(xù)經(jīng)營(yíng)，建立了一定的影響力。M公司在受讓商標(biāo)后未積極投入使用，尚未取得相關(guān)的知名度，其“金靈JINLING”注冊(cè)商標(biāo)顯著性不強(qiáng)，相關(guān)公眾不會(huì)混淆商品的來(lái)源。因此，S公司在產(chǎn)品上使用的“JINLING”標(biāo)識(shí)與M公司的注冊(cè)商標(biāo)不構(gòu)成近似，S公司未侵害M公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。一審判決駁回M公司的全部訴訟請(qǐng)求。
一審判決后，M公司不服，提起上訴。二審法院認(rèn)為：M公司的“金靈JINLING”注冊(cè)商標(biāo)的顯著性較弱且不具有知名度；S公司在先、長(zhǎng)期使用未注冊(cè)商標(biāo)“JINLING”，其使用行為具有合理性和正當(dāng)性，并積累了一定的消費(fèi)群體及商譽(yù)，該商標(biāo)已產(chǎn)生了商品的識(shí)別功能，不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)S公司和M公司商品來(lái)源的混淆或誤認(rèn)。因此，“JINLING”標(biāo)識(shí)不會(huì)引起相關(guān)公眾對(duì)商品來(lái)源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)的可能。二審判決駁回M公司上訴，維持原判。
【法官評(píng)析】
一、我國(guó)商標(biāo)法對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)
《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（下稱現(xiàn)行《商標(biāo)法》）對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，主要體現(xiàn)在以下幾條規(guī)定：其一，該法第十三條規(guī)定：“就相同或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊(cè)并禁止使用。”其二，該法第十五條規(guī)定：“未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊(cè)并禁止使用�！逼淙摲ǖ谌粭l規(guī)定：“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定
影響的商標(biāo)�！睆纳鲜�3條規(guī)定看，商標(biāo)法對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)重點(diǎn)在于規(guī)范商標(biāo)注冊(cè)程序，從禁止搶注的角度保護(hù)在先的未注冊(cè)商標(biāo)，但并未明確侵權(quán)訴訟中在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)方式。筆者認(rèn)為，商標(biāo)注冊(cè)程序中保護(hù)在先權(quán)益、禁止惡意搶注的立法精神可以適用于商標(biāo)侵權(quán)案件，如果注冊(cè)商標(biāo)所有人以在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)侵權(quán)為由提起訴訟的，未注冊(cè)商標(biāo)使用人可以商標(biāo)所有權(quán)人惡意搶注進(jìn)行抗辯。
審判實(shí)踐中還存在另一種情況，即當(dāng)無(wú)法認(rèn)定商標(biāo)所有人是否構(gòu)成惡意搶注時(shí)，如何保護(hù)先使用的未注冊(cè)商標(biāo)使用人的權(quán)利？筆者認(rèn)為，識(shí)別商品來(lái)源的功能是商標(biāo)的基本功能、首要功能，也是商標(biāo)權(quán)利人使用商標(biāo)的本意所在，對(duì)于不損害商標(biāo)識(shí)別功能的使用行為，通常不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。如果無(wú)法認(rèn)定惡意搶注行為的，法院可以根據(jù)誠(chéng)實(shí)信用原則，在充分考慮在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)以及在后注冊(cè)商標(biāo)的顯著性、知名度的基礎(chǔ)上，判斷兩者是否能夠共存。
二、商標(biāo)近似的判斷標(biāo)準(zhǔn)
《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)規(guī)定：“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的屬于侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為�！备鶕�(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第九條第二款、第十條規(guī)定，商標(biāo)近似是指被控侵權(quán)的商標(biāo)與原告的注冊(cè)商標(biāo)相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)或者認(rèn)為其來(lái)源與原告注冊(cè)商標(biāo)的商品有特定的聯(lián)系；判斷商標(biāo)是否近似，應(yīng)當(dāng)考慮請(qǐng)求保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)的顯著性和知名度。
根據(jù)上述規(guī)定，判斷兩個(gè)標(biāo)識(shí)是否構(gòu)成商標(biāo)法意義上的近似商標(biāo)，一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)在于判斷兩個(gè)商標(biāo)是否具有混淆可能性。即便被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)與注冊(cè)商標(biāo)系近似標(biāo)識(shí)，若二者能相互區(qū)分，不存在導(dǎo)致消費(fèi)者混淆、誤認(rèn)商品來(lái)源的可能，就不能認(rèn)定兩者
構(gòu)成商標(biāo)法意義上的近似商標(biāo)。實(shí)踐中，許多被控侵權(quán)的未注冊(cè)商標(biāo)常有“搭注冊(cè)商標(biāo)便車”“傍名牌”的情形，法院在判斷兩個(gè)標(biāo)識(shí)是否構(gòu)成近似時(shí)，應(yīng)注意判斷標(biāo)識(shí)的混淆可能性；同時(shí)，對(duì)于善意在先使用的商標(biāo)，也應(yīng)注意判斷標(biāo)識(shí)的區(qū)分可能性。
三、在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)與在后注冊(cè)商標(biāo)善意共存問(wèn)題的考量因素
本案中，被控侵權(quán)的在先使用標(biāo)識(shí)“JINLING”與在后注冊(cè)的商標(biāo)“金靈JINLING”是否足以造成相關(guān)消費(fèi)者對(duì)商品來(lái)源的混淆與誤認(rèn)，并構(gòu)成商標(biāo)法意義上的近似商標(biāo)，是本案討論的重點(diǎn)。
第一，M公司受讓取得注冊(cè)在第7類商品上的“金靈JINLING”商標(biāo)，該商標(biāo)是文字與拼音的組合商標(biāo)。一方面，商標(biāo)注冊(cè)信息顯示，在同類商品上獲準(zhǔn)注冊(cè)的多件商標(biāo)亦為含有“JINLING”拼音的文字拼音組合商標(biāo)，只是該拼音分別與不同的中文文字相對(duì)應(yīng)，如金陵、金羚或金嶺。另一方面，國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局在多類其他商品核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)中，有“金靈”文字商標(biāo)。因此，從“金靈JINLING”注冊(cè)商標(biāo)的中文拼音的組成方式、文字的獨(dú)創(chuàng)性和區(qū)別性的角度看，M公司的“金靈JINLING”注冊(cè)商標(biāo)的顯著性較弱。
第二，M公司的“金靈JINLING”商標(biāo)雖注冊(cè)于2006年3月，但沒(méi)有證據(jù)證明商標(biāo)注冊(cè)后原權(quán)利人的商標(biāo)使用情況，M公司受讓商標(biāo)后使用該商標(biāo)生產(chǎn)銷售發(fā)電機(jī)產(chǎn)品情況，以及使用商標(biāo)而獲得的商標(biāo)信譽(yù)、知名度等情況，故M公司的“金靈JINLING”注冊(cè)商標(biāo)尚不具有知名度。
第三，從涉案未注冊(cè)商標(biāo)的使用情況看，首先，在S公司成立前，其關(guān)聯(lián)企業(yè)J公司于2001年6月即在發(fā)電機(jī)產(chǎn)品上使用企業(yè)字號(hào)的拼音——“JINLING”標(biāo)識(shí)，并通過(guò)持續(xù)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)行為，使帶有“JINLING”標(biāo)識(shí)的發(fā)電機(jī)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外
具有了可觀的銷量。S公司的未注冊(cè)商標(biāo)的實(shí)際使用時(shí)間早于“金靈JINLING”商標(biāo)的注冊(cè)時(shí)間。其次，在S公司繼受J公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)后，繼續(xù)在產(chǎn)品上使用“JINLING”標(biāo)識(shí)，開拓了經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，并獲得行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)其JINLING產(chǎn)品的認(rèn)可。標(biāo)有“JINLING”標(biāo)識(shí)的發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品經(jīng)過(guò)J公司和S公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，已有了一定的影響力，并在相關(guān)消費(fèi)者中具有一定的知名度。盡管該商標(biāo)并未注冊(cè)，理論上無(wú)法獲得如注冊(cè)商標(biāo)同等的保護(hù)，但相關(guān)領(lǐng)域的消費(fèi)者對(duì)標(biāo)注有“JINLING”標(biāo)識(shí)的發(fā)電機(jī)來(lái)源于S公司的事實(shí)具有清晰的辨識(shí)，不存在誤認(rèn)來(lái)源、混淆生產(chǎn)者的可能性。S公司的非注冊(cè)商標(biāo)與M公司的注冊(cè)商標(biāo)不具有混淆的可能性，不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的近似商標(biāo)。
第四，從兩個(gè)涉案標(biāo)識(shí)使用的正當(dāng)性來(lái)看，首先，J公司使用的“JINLING”標(biāo)識(shí)系該公司的企業(yè)字號(hào)的拼音拼寫，J公司的原始使用及S公司的繼受使用均具有合理性。同時(shí)，S公司的發(fā)電機(jī)商品較M公司的商品更具有市場(chǎng)影響，其在先使用“JINLING”標(biāo)識(shí)的行為并不存在“搭便車”之意。其次，S公司的“JINLING”標(biāo)識(shí)雖具有一定影響，但屬非馳名商標(biāo)，且無(wú)證據(jù)證明在后注冊(cè)的“金靈JINLING”商標(biāo)為M公司惡意搶注，故S公司難以依據(jù)《商標(biāo)法》第四十一條第二款規(guī)定，通過(guò)向行政機(jī)關(guān)請(qǐng)求撤銷該注冊(cè)商標(biāo)的方式維護(hù)其標(biāo)識(shí)權(quán)利。
綜上所述，在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)“JINLING”在行業(yè)中具有一定影響力，與在后注冊(cè)商標(biāo)“金靈JINLING”可以相互區(qū)分，不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆，故兩標(biāo)識(shí)可以善意共存。據(jù)此，一、二審法院均判決駁回M公司的商標(biāo)侵權(quán)訴請(qǐng)，維持業(yè)已建立的市場(chǎng)秩序，判決公正合理。（濟(jì)寧雨辰知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司轉(zhuǎn)）
（作者單位：上海市第一中級(jí)人民法院）
