案號(hào)：（2013）鄂民三終字第00017號(hào)
[裁判要旨]
以偽造的專利實(shí)施許可合同進(jìn)行備案的行為雖然不是典型意義上的侵害專利權(quán)行為，但這種行為妨害了專利權(quán)人許可他人實(shí)施專利，以及收取專利許可使用費(fèi)的權(quán)利，應(yīng)認(rèn)定屬于侵害專利權(quán)的行為，應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)并賠償損失的民事責(zé)任。（濟(jì)寧專利）
[案情介紹]
黃長(zhǎng)學(xué)于2007年12月26日取得名稱為“絕緣安裝附件全包覆型車頂復(fù)合絕緣子”的實(shí)用新型專利。浙江金鳳凰電氣有限公司（下稱金鳳凰公司）于2008年11月10日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局辦理了專利實(shí)施許可合同備案，合同約定：黃長(zhǎng)學(xué)許可金鳳凰公司以獨(dú)占許可方式實(shí)施涉案專利，許可使用期限自2008年9月26日起至2014年9月25日止。對(duì)此，黃長(zhǎng)學(xué)并不知情。（專利申請(qǐng)）
2009年9月3日，黃長(zhǎng)學(xué)與案外人武漢華源新能電力工程有限公司（下稱華源公司）簽訂《專利實(shí)施許可合同》，約定：黃長(zhǎng)學(xué)許可華源公司以獨(dú)占許可方式實(shí)施涉案專利，未經(jīng)華源公司書面同意，黃長(zhǎng)學(xué)許可他人實(shí)施專利的，應(yīng)立即停止許可他人實(shí)施專利，并向華源公司支付違約金100萬元等內(nèi)容。2009年12月22日，華源公司向黃長(zhǎng)學(xué)發(fā)送《通知函》，以涉案專利已于2008年許可他人獨(dú)占實(shí)施，并在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局辦理專利實(shí)施許可合同備案為由，通知解除雙方簽訂的前述《專利實(shí)施許可合同》，并保留通過法律程序向黃長(zhǎng)學(xué)追償110萬元經(jīng)濟(jì)損失的權(quán)利。
黃長(zhǎng)學(xué)發(fā)現(xiàn)涉案專利權(quán)被金鳳凰公司單方辦理了專利實(shí)施許可合同備案后，即與金鳳凰公司聯(lián)系。2010年6月4日，金鳳凰公司出具《說明與承諾書》載明：2008年9月26日，金鳳凰公司未經(jīng)專利持有人黃長(zhǎng)學(xué)同意，用其四項(xiàng)專利（包括涉案專利）成立了高新技術(shù)企業(yè)。黃長(zhǎng)學(xué)并未與金鳳凰公司簽訂《專利實(shí)施許可合同》，《專利實(shí)施許可合同》是金鳳凰公司編寫并代黃長(zhǎng)學(xué)簽名的，黃長(zhǎng)學(xué)對(duì)此事不知情；金鳳凰公司未向黃長(zhǎng)學(xué)支付四項(xiàng)專利的專利使用費(fèi)和其他任何費(fèi)用；金鳳凰公司利用上述四項(xiàng)專利的唯一目的是辦理高新技術(shù)企業(yè)享受減稅政策，并未利用專利開發(fā)任何產(chǎn)品或打算開發(fā)產(chǎn)品等。專利法律狀態(tài)檢索結(jié)果顯示，涉案專利的專利實(shí)施許可合同備案已于2012年8月13日注銷。
根據(jù)上述事實(shí)，黃長(zhǎng)學(xué)指控金鳳凰公司以虛假的專利獨(dú)占實(shí)施許可合同在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局備案，導(dǎo)致其專利無法正常許可他人實(shí)施，要求金鳳凰公司辦理專利實(shí)施許可合同備案登記撤銷手續(xù)并賠償黃長(zhǎng)學(xué)經(jīng)濟(jì)損失91萬余元。金鳳凰公司辯稱其沒有實(shí)施涉案專利并未獲得任何經(jīng)濟(jì)利益，備案行為并未給黃長(zhǎng)學(xué)造成經(jīng)濟(jì)損失。
一審法院認(rèn)為金鳳凰公司的備案行為妨害了黃長(zhǎng)學(xué)許可他人實(shí)施涉案專利，以及收取專利許可使用費(fèi)的權(quán)利，認(rèn)定金鳳凰公司侵害專利權(quán)行為成立。判決金鳳凰公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)注銷專利實(shí)施許可合同備案并賠償黃長(zhǎng)學(xué)經(jīng)濟(jì)損失20萬元。
二審法院認(rèn)為一審判決金鳳凰公司撤銷專利實(shí)施許可合同備案并無不當(dāng)，鑒于此判項(xiàng)的義務(wù)已實(shí)際履行，在二審中予以撤銷。綜合考慮涉案專利的類型、金鳳凰公司的侵權(quán)時(shí)間和主觀惡性，以及黃長(zhǎng)學(xué)并未在本案中主張就涉案專利對(duì)華源公司應(yīng)承擔(dān)的違約損失等因素判決：一、撤銷一審判決；二、金鳳凰公司賠償黃長(zhǎng)學(xué)經(jīng)濟(jì)損失30萬元。
[法官評(píng)析]
一、非典型性專利侵權(quán)的法律認(rèn)定
《中華人民共和國(guó)專利法》第11條規(guī)定，實(shí)用新型專利權(quán)被授予后，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品。本案中，金鳳凰公司并非直接實(shí)施專利權(quán)人黃長(zhǎng)學(xué)的涉案專利以獲取經(jīng)營(yíng)利益，而是通過偽造專利實(shí)施許可合同，將涉案專利向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行獨(dú)占實(shí)施許可備案，但前述備案行為實(shí)際造成黃長(zhǎng)學(xué)與華源公司簽訂的《專利實(shí)施許可合同》無法實(shí)施的后果。
雖然金鳳凰公司不是直接實(shí)施專利權(quán)人黃長(zhǎng)學(xué)的涉案專利以獲取經(jīng)營(yíng)利益，即不是典型意義上的侵害專利權(quán)行為，其偽造專利實(shí)施許可合同進(jìn)行備案的最終目的也并非為了實(shí)際實(shí)施涉案專利以獲利，但金鳳凰公司的備案行為的確妨害了專利權(quán)人黃長(zhǎng)學(xué)許可他人實(shí)施涉案專利，以及收取專利許可使用費(fèi)的權(quán)利。因此，法院認(rèn)定金鳳凰公司侵害專利權(quán)行為成立，金鳳凰公司的上述備案行為屬于侵害專利權(quán)人黃長(zhǎng)學(xué)專利實(shí)施許可權(quán)利的行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)并賠償損失的民事責(zé)任。
二、侵權(quán)人主觀惡性對(duì)案件判賠數(shù)額的影響
由于金鳳凰公司偽造專利實(shí)施許可合同獲取專利行政管理部門的備案，導(dǎo)致黃長(zhǎng)學(xué)無法正常許可他人實(shí)施其專利，金鳳凰公司應(yīng)當(dāng)賠償黃長(zhǎng)學(xué)在侵權(quán)期間內(nèi)的專利許可使用費(fèi)損失。本案一審法院判決金鳳凰公司賠償黃長(zhǎng)學(xué)經(jīng)濟(jì)損失20萬元，二審法院綜合考慮涉案專利的類型為實(shí)用新型專利、上訴人金鳳凰公司的侵權(quán)時(shí)間較長(zhǎng)，主觀惡性較大，進(jìn)行專利侵權(quán)的手段隱蔽、區(qū)別于通常專利侵權(quán)方式，且黃長(zhǎng)學(xué)不應(yīng)對(duì)涉案專利許可使用費(fèi)損失的擴(kuò)大部分承擔(dān)責(zé)任，以及黃長(zhǎng)學(xué)并未在本案中主張就涉案專利對(duì)華源公司應(yīng)承擔(dān)的違約損失等因素，酌情確定金鳳凰公司賠償黃長(zhǎng)學(xué)專利許可使用費(fèi)損失30萬元。
本案二審判賠數(shù)額提高，一方面是考慮專利實(shí)施許可權(quán)利歸根結(jié)底是財(cái)產(chǎn)性權(quán)利，損害賠償是主要救濟(jì)方式，如果對(duì)于權(quán)利人不能給予充分的賠償，對(duì)于侵權(quán)行為不能有足夠的經(jīng)濟(jì)懲罰，就會(huì)縱容和鼓勵(lì)侵權(quán)；另一方面，考慮到金鳳凰公司侵害專利權(quán)人專利實(shí)施許可權(quán)利的主觀惡意明顯，其在專利權(quán)人不知情的情況下，以偽造專利實(shí)施許可合同并將涉案專利向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行獨(dú)占實(shí)施許可備案，其侵害專利權(quán)的方式特殊、隱蔽，并且其最終目的是為了騙取“高新技術(shù)企業(yè)”資格，獲取企業(yè)減稅優(yōu)惠政策利益，對(duì)這種行為應(yīng)加大其侵權(quán)賠償代價(jià)。
三、完善專利實(shí)施許可合同備案制度的建議
針對(duì)本案專利實(shí)施許可合同備案所反映出的問題，筆者對(duì)我國(guó)專利實(shí)施許可合同備案制度的進(jìn)一步完善提出一些建議：
首先，要進(jìn)一步完善《專利實(shí)施許可合同備案辦法》，以增強(qiáng)其對(duì)專利技術(shù)交易市場(chǎng)和專利實(shí)施許可行為的規(guī)范指引作用�，F(xiàn)有的《專利實(shí)施許可合同備案辦法》列舉了十一種不予備案的情形，但并未包括以偽造、變?cè)斓纳暾?qǐng)文件進(jìn)行專利實(shí)施許可合同備案應(yīng)不予準(zhǔn)許的內(nèi)容，對(duì)一旦發(fā)生以虛假申請(qǐng)文件或者以其他非法手段獲得合同備案的情況，應(yīng)如何救濟(jì)專利權(quán)人，《專利實(shí)施許可合同備案辦法》也沒有作出相應(yīng)規(guī)定。對(duì)于負(fù)責(zé)專利實(shí)施許可合同備案管理工作的部門來說，對(duì)于專利實(shí)施許可合同進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查確有難度，但可以通過核實(shí)當(dāng)事人的身份信息、專利實(shí)施許可信息等進(jìn)行初步地判斷，以免出現(xiàn)以偽造專利實(shí)施許可合同僥幸備案的被動(dòng)局面。同時(shí)，《專利實(shí)施許可合同備案辦法》可以對(duì)專利權(quán)人設(shè)定高效、便捷的權(quán)利救濟(jì)途徑。當(dāng)權(quán)利人發(fā)現(xiàn)侵權(quán)人以虛假的專利實(shí)施許可合同獲得備案時(shí)，權(quán)利人和侵權(quán)人已經(jīng)處于對(duì)立狀態(tài)，在雙方溝通無望并且雙方關(guān)系惡化的情況下，不能將權(quán)利人只限定于和侵權(quán)人簽訂解除協(xié)議進(jìn)行備案注銷這一條救濟(jì)路徑上。
其次，要?jiǎng)討B(tài)跟蹤管理高新技術(shù)企業(yè)的專利獨(dú)占實(shí)施狀態(tài)和效果，避免出現(xiàn)以偽造的專利實(shí)施許可合同騙取“高新技術(shù)企業(yè)”資格的情形。高新技術(shù)企業(yè)可以享受國(guó)家相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，在這一利益驅(qū)動(dòng)下認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)浪潮涌動(dòng)，為了彌補(bǔ)企業(yè)自身專利擁有量的不足，部分企業(yè)通過專利獨(dú)占實(shí)施許可達(dá)到其對(duì)企業(yè)主要產(chǎn)品（或服務(wù)）的核心技術(shù)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件。鑒于此，專利實(shí)施許可合同備案工作部門應(yīng)與科技管理部門加強(qiáng)配合，對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的專利獨(dú)占實(shí)施狀態(tài)和效果進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，確保高新技術(shù)企業(yè)實(shí)施專利技術(shù)能力的“含金量”，真正激活專利技術(shù)市場(chǎng)，推動(dòng)專利技術(shù)的創(chuàng)造和運(yùn)用。（毛向榮 作者單位：湖北省高級(jí)人民法院民三庭）
