——評(píng)析項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)有限公司訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審行政案
本案要旨
商標(biāo)共存協(xié)議不能突破商標(biāo)法第二十八條的規(guī)定，只能作為申請(qǐng)商標(biāo)是否屬于商標(biāo)法第二十八條規(guī)定情形的考量因素。如果商品相同或類似而且商標(biāo)相同或近似程度較高，非常容易導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，即使有商標(biāo)共存協(xié)議，也不應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。（濟(jì)寧商標(biāo)）
案情
2009年7月3日，項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)有限公司（下稱項(xiàng)目管理公司）向國家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱商標(biāo)局）申請(qǐng)?jiān)?5類的部分服務(wù)上注冊(cè)第7518037號(hào)商標(biāo)■(下稱申請(qǐng)商標(biāo))。2010年7月26日，商標(biāo)局以申請(qǐng)商標(biāo)與第5634268號(hào)商標(biāo)■（下稱引證商標(biāo)一）和第890627號(hào)商標(biāo)■（下稱引證商標(biāo)二）構(gòu)成類似服務(wù)上的近似商標(biāo)，違反了商標(biāo)法第二十八條的規(guī)定為由，駁回了申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。項(xiàng)目管理公司不服，向國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱商評(píng)委）申請(qǐng)復(fù)審。2012年2月20日，商評(píng)委作出商評(píng)字〔2012〕第06604號(hào)關(guān)于第7518037號(hào)“PMI及圖”商標(biāo)駁回復(fù)審決定（下稱第06604號(hào)決定），駁回申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。項(xiàng)目管理公司不服，提起了行政訴訟。（商標(biāo)注冊(cè)）
在一審訴訟中，項(xiàng)目管理公司補(bǔ)充提交了下列證據(jù)：一、經(jīng)公證認(rèn)證的引證商標(biāo)一所有人五金管件產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)同意項(xiàng)目管理公司在第35類服務(wù)上使用和注冊(cè)申請(qǐng)商標(biāo)的同意函；二、經(jīng)公證認(rèn)證的引證商標(biāo)二所有人麥蓋提經(jīng)濟(jì)學(xué)有限公司與項(xiàng)目管理公司在第16類、第35類、第42類商品和服務(wù)上就申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)訂立的《商標(biāo)共存協(xié)議》。上述證據(jù)表明引證商標(biāo)一和引證商標(biāo)二的所有人均同意項(xiàng)目管理公司注冊(cè)申請(qǐng)商標(biāo)。
判決
北京市第一中級(jí)人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決：維持第06604號(hào)決定。項(xiàng)目管理公司不服一審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。北京市高級(jí)人民法院判決：一、撤銷一審判決；二、撤銷第06604號(hào)決定；三、判令商評(píng)委重新作出復(fù)審決定。
評(píng)析
商標(biāo)法第二十八條規(guī)定，申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，同他人在同一種或者類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請(qǐng)，不予公告。對(duì)于申請(qǐng)商標(biāo)因違反上述規(guī)定被商標(biāo)局駁回后，申請(qǐng)人在駁回復(fù)審程序中與引證商標(biāo)（在先已經(jīng)注冊(cè)或者初步審定的商標(biāo)）所有人簽訂申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)的共存協(xié)議，申請(qǐng)人據(jù)此請(qǐng)求核準(zhǔn)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的情況，該如何處理，曾經(jīng)是我國商標(biāo)授權(quán)確權(quán)司法實(shí)踐中的一個(gè)難題。
對(duì)于商標(biāo)共存協(xié)議的效力，司法實(shí)踐中主要有3種觀點(diǎn)：第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)為民事權(quán)益，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)之間是否存在沖突主要是私權(quán)性質(zhì)的民事糾紛，應(yīng)當(dāng)允許當(dāng)事人自由處分相關(guān)權(quán)益。如果當(dāng)事人達(dá)成了商標(biāo)共存協(xié)議，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其效力，準(zhǔn)予申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)雖然是私權(quán)，但商標(biāo)的基本功能是區(qū)分商品或服務(wù)的來源，如果許可商標(biāo)共存協(xié)議的效力，會(huì)導(dǎo)致易使消費(fèi)者產(chǎn)生混淆的商標(biāo)在市場上共存，從而損害消費(fèi)者的利益。因此，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)可商標(biāo)共存協(xié)議的效力。第三種觀點(diǎn)認(rèn)為，商標(biāo)共存協(xié)議可以作為認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)是否近似、是否會(huì)導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者混淆的考量因素。
雖然上述觀點(diǎn)均有各自的道理，但在我國商標(biāo)法背景下討論這個(gè)問題必須強(qiáng)調(diào)，在立法機(jī)關(guān)沒有修改商標(biāo)法第二十八條之前，申請(qǐng)商標(biāo)必須遵守該條規(guī)定。是否應(yīng)當(dāng)可以采信商標(biāo)共存協(xié)議，必須在不違背商標(biāo)法第二十八條的立法目的和基本原則的前提下進(jìn)行討論。結(jié)合商標(biāo)法的基本原理可以知道，商標(biāo)法第二十八條的立法目的不僅僅在于保護(hù)在先注冊(cè)或者初步審定商標(biāo)，避免商標(biāo)權(quán)利沖突，還在于通過禁止相同或類似商品或服務(wù)上出現(xiàn)相同或近似商標(biāo)注冊(cè)，從而避免相關(guān)消費(fèi)者產(chǎn)生混淆。只要申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)共存可能導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者混淆，那就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成同他人在同一種或者類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似，屬于商標(biāo)法第二十八條規(guī)定的情形，不得準(zhǔn)許注冊(cè)。
只有在商標(biāo)法第二十八條的制定法背景下才能正確地對(duì)上述三種觀點(diǎn)進(jìn)行評(píng)判。在私權(quán)的沖突中，應(yīng)當(dāng)允許當(dāng)事人以意思自治的方式處分各自的民事權(quán)益。因此，在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中，如果申請(qǐng)人與引證商標(biāo)所有人達(dá)成了共存協(xié)議，引證商標(biāo)所有人已經(jīng)同意申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)，表明申請(qǐng)人與引證商標(biāo)所有人之間的私權(quán)沖突已經(jīng)消除。但是，保護(hù)消費(fèi)者利益亦是商標(biāo)法第二十八條的立法目的之一，也是我國商標(biāo)法的立法宗旨之一，故在決定是否允許商標(biāo)共存時(shí)還應(yīng)考慮雙方的商標(biāo)在整體上是否能夠?yàn)橄嚓P(guān)消費(fèi)者所區(qū)分，商標(biāo)共存是否容易造成消費(fèi)者產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。因此，在司法實(shí)踐中，要區(qū)分以下兩種情況：第一，如果申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)屬于相同商品或服務(wù)上的相同商標(biāo)，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)共存必然會(huì)導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，申請(qǐng)商標(biāo)肯定屬于商標(biāo)法第二十八條規(guī)定不應(yīng)核準(zhǔn)注冊(cè)的情形，那么，商標(biāo)共存協(xié)議并不存在參考使用的空間。第二，如果申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)不屬于相同商品或服務(wù)上的相同商標(biāo)，那么在判斷兩者是否構(gòu)成類似商品或服務(wù)上的近似商標(biāo)，是否屬于商標(biāo)法第二十八條規(guī)定的情形，是否會(huì)導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者產(chǎn)生混淆誤認(rèn)時(shí)，商標(biāo)共存協(xié)議則具有參考使用的空間。因此，前述3種觀點(diǎn)中的第三種觀點(diǎn)是符合我國制定法現(xiàn)實(shí)背景的。
本案中，申請(qǐng)商標(biāo)指定使用的服務(wù)與引證商標(biāo)一和引證商標(biāo)二核定使用的服務(wù)，在目的、內(nèi)容、方式、對(duì)象等方面具有共同性，構(gòu)成類似服務(wù)。但是，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)一和引證商標(biāo)二的商標(biāo)標(biāo)志并不完全相同，有一定的差異，在判斷上述商標(biāo)共存在類似服務(wù)上是否會(huì)造成相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮商標(biāo)共存協(xié)議。由于申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)一和引證商標(biāo)二并不完全相同，且近似程度并不高，而且引證商標(biāo)一和引證商標(biāo)二的注冊(cè)人在共存協(xié)議中明確同意申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，能夠佐證申請(qǐng)商標(biāo)與兩引證商標(biāo)共存于類似商品上不容易引起相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。因此，二審法院在認(rèn)可共存協(xié)議效力的情況下認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)并不屬于商標(biāo)法第二十八條規(guī)定的情形，商評(píng)委應(yīng)當(dāng)在重新認(rèn)定事實(shí)的基礎(chǔ)上重新作出審查決定。（濟(jì)寧雨辰知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司轉(zhuǎn)）
（作者單位：北京市高級(jí)人民法院）
