筆者近期代理了兩個商標侵權(quán)訴訟案件，兩個案件的基本情況類似：原告的商標均獲準注冊，但并未對注冊商標進行使用。被告使用的標識與原告的注冊商標屬于在類似群組上的近似商標，原告認為被告使用其標識的行為侵犯了原告的注冊商標專用權(quán)，遂提起商標侵權(quán)訴訟。雖然筆者在兩個案件中，一次作為原告的代理人力證被告使用其標識的行為構(gòu)成商標侵權(quán)，一次作為被告的代理人強辯被告使用其標識的行為不構(gòu)成商標侵權(quán)，但兩個法院作出的判決卻是一致的：因為原告的注冊商標并未進行任何商業(yè)性使用，原告的注冊商標與被告使用的標識不會造成相關(guān)公眾的混淆誤認，不構(gòu)成近似商標，被告使用其標識的行為亦不構(gòu)成商標侵權(quán)行為。這兩個判決結(jié)果在很大程度上說明了人民法院對于此類案件的審理態(tài)度。
其實這兩個判決結(jié)果是有跡可循的。2010年發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》(以下簡稱《意見》)，明確將混淆可能性確定為判斷商標近似的標準�！兑庖姟返�16條明確規(guī)定“人民法院認定商標是否近似，既要考慮商標標志構(gòu)成要素及其整體的近似程度，也要考慮相關(guān)商標的顯著性和知名度、所使用商品的關(guān)聯(lián)程度等因素，以是否容易導致混淆作為判斷標準�！�2011年的《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)案件年度報告》中記錄的齊魯眾合公司與南京太平南路營業(yè)部侵犯注冊商標專用權(quán)糾紛案，最高人民法院認為，商標侵權(quán)原則上要以存在造成相關(guān)公眾混淆、誤認的可能性為基礎(chǔ)；判斷是否存在造成相關(guān)公眾混淆、誤認的可能性時，應(yīng)該考慮商標的顯著性和知名度。
按照一般的判斷，注冊商標專用權(quán)是依法受法律保護的。但以上這兩個案件并沒有支持注冊商標權(quán)利人的權(quán)利主張，關(guān)鍵在于“未使用”這一條件�？梢姡词褂玫淖陨虡瞬⒉荒芩蚺�，而它本身存在的風險常常被人忽略。
一、關(guān)于注冊商標的未使用
商標是一種用于商業(yè)活動的標識，其功能在于區(qū)分商品或服務(wù)來源，其價值在于通過承載質(zhì)量、信譽、服務(wù)等內(nèi)涵要素提升品牌的價值。而這些功能和價值，必然是通過使用來實現(xiàn)的。但在現(xiàn)實生活中，很多注冊商標長期處于未使用的狀態(tài)。究其原因，大概有以下幾種：
1、儲備商標。市場經(jīng)濟瞬息萬變，很多企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)也根據(jù)市場需求和經(jīng)營策略不斷進行著調(diào)整。為了配合企業(yè)未來經(jīng)營的需要，一些企業(yè)前瞻性地選擇了一些商標作為儲備資源。如果能夠順利地按照企業(yè)的計劃推進，這些儲備商標確實能夠很好地配合企業(yè)的新產(chǎn)品推廣，打開新的局面。但變化常常在計劃之外。很多計劃要使用的儲備商標或因企業(yè)實際經(jīng)營情況的變化并沒有投入使用。
2、防御商標。防御商標是指商標申請人在主商標核定使用的商品或服務(wù)之外的其他類別上注冊了若干相同商標，擴大主商標的保護范圍，以防止他人借自己商標的聲譽“搭便車”或者淡化自己的主商標標識。因為防御商標的注冊目的主要在于防御和保護，所以很少有注冊人將防御商標實際投入使用。
3、囤積買賣的商標。不可否認，有一部分申請人注冊商標僅是為了囤積商標進行買賣，尤其是一些職業(yè)注標人。這些人并沒有實際經(jīng)營的意圖，而是將注冊商標作為一種投資渠道，通過高價轉(zhuǎn)讓獲得利益。申請注冊此類商標的營利性目的決定了商標權(quán)人不可能對其所擁有的注冊商標進行商業(yè)性使用。
二、注冊商標未使用可能產(chǎn)生的風險
商標要在使用中才能體現(xiàn)其功能和價值，所以商標不進行商業(yè)性使用應(yīng)屬非正常狀態(tài)，即便這個商標已經(jīng)獲準注冊。合法權(quán)利長期以非正常狀態(tài)存在本身就隱含著風險。
1、被撤銷的風險
我國常用漢字約4000字，英文字母26個，可以排列組合選取商標。但因為要充分考慮商標禁止注冊、禁止使用的法律規(guī)定和商標近似判定的標準，考慮商標的選取要便于呼叫、識記，最好具有一定的內(nèi)涵和意義，那么能夠進行注冊申請的商標就很有限了。如果商標專用權(quán)人不能充分地利用商標資源，長期使注冊商標處于閑置狀態(tài)，無異于是對商標資源的浪費，這與我國的商標法立法目的和市場經(jīng)濟的內(nèi)在要求背道而馳。所以我國《商標法》規(guī)定，對于連續(xù)三年未進行使用的商標，任何人可以提出撤銷該注冊商標。這一制度的設(shè)置就是為了督促商標權(quán)利人積極地使用其注冊商標，為一些確實有經(jīng)營意圖的生產(chǎn)者和經(jīng)營者進入市場掃除權(quán)利障礙，從而促進市場經(jīng)濟的健康有序發(fā)展。
就是說，權(quán)利人并非拿到商標注冊證便安枕無憂了。如果其注冊商標連續(xù)三年沒有進行商業(yè)性使用，那么這個商標權(quán)利便有隨時失去的風險。
2、無法維權(quán)的風險
判斷商標侵權(quán)，要以是否容易造成混淆誤認為基礎(chǔ)。而判斷混淆誤認，應(yīng)該考慮商標的顯著性和知名度。商標的知名度取決于商標的實際使用情況。首先，一個從未使用過的商標，其知名度從何談起?其次，兩個商標是否會造成混淆的前提是這兩個商標必須已經(jīng)一同出現(xiàn)在相關(guān)公眾的視野之中。唯有如此，兩者才能進行比較，才能判斷是否混淆。一個從未使用過的商標，一個對于相關(guān)公眾完全陌生的商標，混淆又從何談起?這便是未使用的注冊商標遭遇的窘境。
當商標權(quán)人滿懷信心地去追究他人的商標侵權(quán)行為，但因為自己的注冊商標未使用，所以不構(gòu)成混淆、不成立侵權(quán)、維權(quán)不成功時，才會痛定思痛地意識到注冊商標不使用便意味著無法維權(quán)的風險。
3、維護不力權(quán)利喪失的風險
不論是出于何種原因和目的，權(quán)利人對沒有使用過的注冊商標的關(guān)注必然比不上對其持續(xù)使用的商標標識的關(guān)注。這就使得未使用的注冊商標在維護時，很可能因為疏忽導致商標權(quán)利的喪失。比如到期未續(xù)展，比如沒有及時變更申請人地址以致沒有收到商標局的官方來文影響了實體權(quán)利等。
三、應(yīng)對注冊商標未使用可能產(chǎn)生風險的對策
注冊商標作為權(quán)利人的無形資產(chǎn)之一，權(quán)利穩(wěn)定性是維護商標資產(chǎn)最基本的要求。但權(quán)利的穩(wěn)定性是以風險控制為前提的。如何應(yīng)對注冊商標未使用可能產(chǎn)生的風險，是值得探討的。筆者提供如下建議：
1、篩選可用的儲備商標投入使用，重新激活商標價值。對于有一定商標儲備量的企業(yè)，建議定期進行儲備商標梳理工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求對儲備中的閑置商標進行有目的的篩選，符合要求的注冊商標可匹配產(chǎn)品的推廣計劃投入使用，重新激活商標的價值。良好的商業(yè)性使用是商標資產(chǎn)管理的最優(yōu)方式，也是避免商標被撤銷的最有效方法。對企業(yè)無使用價值或價值較低的注冊商標要及時通過轉(zhuǎn)讓、許可等方式實現(xiàn)其價值。在對企業(yè)的商標資產(chǎn)進行定期梳理時，如果有些閑置商標確實對企業(yè)沒有使用價值，也不是主標識的防御商標，可以考慮將其進行轉(zhuǎn)讓、許可，通過商標運營的方式實現(xiàn)其經(jīng)濟價值。及時地剝離無使用價值或價值較低的商標資產(chǎn)，能夠減輕企業(yè)的管理成本，降低維護不力導致權(quán)利喪失的風險。
3、防御商標重新注冊。對防御商標本身而言，“不使用”是它的長期正常狀態(tài)，除非企業(yè)有多元化發(fā)展或品牌擴張，使防御商標有用武之地。所以，如果第三人對防御商標提起撤銷連續(xù)三年不使用的申請，防御商標幾無招架主力。唯一可以考慮的方法便是重復注冊防御商標。這種做法的弊端在于注冊成本很高。主動的方法是，每隔三年將防御商標重新注冊一遍，這樣即便有第三人對防御商標提出撤銷申請，舊的防御商標被撤銷，新的防御商標被核準，不會損害企業(yè)的防御能力。被動的做法是，待第三人提出撤銷申請后，企業(yè)再將防御商標進行重復注冊。這種做法的弊端在于，第三人很可能在提出撤銷申請之前已經(jīng)在相同類別上申請了與防御商標相同或近似的商標，重新注冊的防御商標很可能被駁回。
4、采用高效專業(yè)的商標管理方法，有效的管理未使用的注冊商標。很多商標權(quán)利人對注冊商標的管理采用的還是比較傳統(tǒng)的方法：幾個文檔夾，一個WORD或EXCEL表格。但是這種管理方法已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)代社會對商標資產(chǎn)管理的要求，高效專業(yè)的管理方法才能有效的管理商標資產(chǎn)。要采取專業(yè)高效的方法，其一可以委托專業(yè)的商標代理機構(gòu)進行管理，其二采用專業(yè)的商標管理系統(tǒng)進行管理。這樣，既可以及時地對未使用的注冊商標進行梳理督促權(quán)利人激活商標價值，又可以提示權(quán)利人對未使用的注冊商標進行有效維護避免商標權(quán)利喪失。（轉(zhuǎn)）
作者：李景玉，作者單位：北京集慧智佳知識產(chǎn)權(quán)管理咨詢有限公司。
